Как зарегистрировать товарный знак и не попасть в судебный процесс
12 дек 2018, 13:09
Взгляд на недобросовестную конкуренцию
Как зарегистрировать товарный знак и не попасть в судебный процесс, рассказал «РБК Pro» Карен Мусаелян, эксперт в области патентного права, старший партнер юридической фирмы Patent.Lab
Фото: Тимофей Яржомбек
Бизнес в России в последние годы довольно часто регистрирует свои названия и наименования своих уникальных услуг в качестве товарных знаков. Это можно считать положительной тенденцией, так как помогает компаниям защититься от недобросовестных конкурентов и тех, кого юристы называют патентными троллями. Регистрация товарного знака снимает риск столкнуться и со вполне добросовестным конкурентом, когда, например, другая компания захочет использовать придуманный ею бренд, который случайно совпадает с незарегистрированным слоганом первой фирмы, не обнаружит его среди уже зарегистрированных в Роспатенте и зарегистрирует его на себя. Поэтому рост регистраций товарных знаков — однозначный признак взросления рынка. Но взросление не может быть безоблачным, особенно когда взрослеют конкуренты.
Интересные комплексные кейсы в данном вопросе гораздо нагляднее общих слов и советов «как зарегистрировать товарный знак», «как не попасть на иск о недобросовестной конкуренции» и тому подобных обзоров, а случай на узком и сложном рынке еще более рельефно высвечивает возможности и риски, например, судебные дела в области офтальмологии. Выводы из них, разумеется, распространяются на любой бизнес, действующий в российском законодательстве.
Область офтальмологии
Брендирование в области офтальмологии – довольно интересная область работы, и не только для маркетологов, но и для юристов. Специфика заключается в том, что на этом высококонкурентном рынке имеется ограниченное количество образов, слов и словосочетаний, которые уже привычны, ассоциируются у клиентов с лечением глаз или подбором очков. Наиболее прямые указания на область деятельности дают слова «взгляд», «зрение», «глаза», «оптика» и их производные. Остальные формулировки требуют пояснений, поэтому логичным представляется разрабатывать и создавать товарные знаки именно с использованием таких слов. И делать это так, чтобы выбранное название не забрал себе конкурент, потребовав к тому же многомиллионных компенсаций.
Но уже первые действия подготовки к регистрации товарного знака оказываются для большинства препятствием. Чтобы начать процедуру регистрации и окончательно определиться с брендом, под которым будет работать медицинское учреждение, необходимо проводить «патентный поиск», информационный поиск по обозначениям товаров и услуг на тождество и сходство. Обычно поиск ведут юристы, но и сами собственники компаний могут провести патентный поиск хотя бы частично: нужно поискать обозначение среди уже зарегистрированных товарных знаков и среди поданных заявок на регистрацию в базе Роспатента и в международной базе действующих на территории России товарных знаков Всемирной организации по интеллектуальной собственности. Юристы, специализирующиеся на интеллектуальной собственности, привыкли углублять поиск и проводить его дополнительно по фирменным наименованиям — судебная практика показывает, что эти усилия не пропадают напрасно.
Но на высококонкурентных рынках поиска по имеющимcя товарным знакам недостаточно. Еще важнее после проведения патентного поиска и до подачи документов на регистрацию просчитать все риски по дальнейшему использованию выбранного бренда. Практика показывает, что при грамотно составленной и аргументированной заявке фактически товарный знак зарегистрировать получится, несмотря на наличие похожих уже зарегистрированных знаков. Но и здесь кроются риски — это может лишь привести компанию к обвинениям в недобросовестной конкуренции, что станет новой проблемой и может вылиться в длительные и дорогостоящие судебные процессы. В конечном счете компании придется все же отказаться от бренда и придумывать новое название, что не всегда просто, а кроме того, требует и новых финансовых и временных затрат. Из судебной практики мы выбрали один наглядный пример того, к каким последствиям могут привести регистрация похожего знака и его дальнейшая история.
ВЗГЛЯД 1: товарный знак не панацея
Правообладатель товарного знака «ВЗГЛЯД» для максимальной защиты своих интересов зарегистрировал несколько вариантов собственного бренда.
Самый первый знак был подан на регистрацию еще 2 февраля 1999 года. Соответственно, все, кто регистрировал знак после данной даты, не имеют права использовать слово «взгляд» в своем товарном знаке как значимый элемент относительно 44-го класса МКТУ (Международный классификатор товаров и услуг), который как раз и включает в себя медицинские услуги. Фактический данный знак передан по лицензии АНО «Клиника микрохирургии глаза Взгляд», которая под ним осуществляет свою деятельность.
Через некоторое время другая организация, ООО «Взгляд доктора Черниковой», подала на регистрацию свой товарный знак «ВЗГЛЯД доктора Черниковой». Знак благополучно прошел процедуру регистрации. И компания планировала активно осуществлять свою деятельность, используя уже зарегистрированный товарный знак. Товарный знак зарегистрирован. Казалось бы, какие могут быть еще проблемы?
Однако правообладатель товарного знака «ВЗГЛЯД» обратился в антимонопольные органы с заявлением на действия ООО «ВЗГЛЯД доктора Черниковой». Антимонопольная служба по факту обращения возбудила административное дело, посчитав, что использование товарного знака «ВЗГЛЯД» приведет к тому, что первоначальному правообладателю будут причинены убытки. В связи с этим антимонопольная служба признала ООО «ВЗГЛЯД доктора Черниковой» нарушителем и выдала предписание прекратить нарушение в виде использования товарного знака «ВЗГЛЯД».
Попытки ООО «ВЗГЛЯД доктора Черниковой» оспорить данное решение в Арбитражном суде не увенчались успехом. Суды первой, кассационной и надзорной инстанций оставили (pdf) решение антимонопольного органа в силе.
В результате сложилась парадоксальная ситуация для ООО «ВЗГЛЯД доктора Черниковой». С одной стороны, у них есть зарегистрированный товарный знак в Роспатенте, с другой — при использовании своего знака они рискуют попасть под административное дело, так как регистрация и использование собственного товарного знака в их случае оказались недобросовестной конкуренцией.
Такая ситуация не могла длиться долго. В дальнейшем правообладатель товарного знака «ВЗГЛЯД» обратился в Палату по патентным спорам при Роспатенте с возражением, для того чтобы признать правовую охрану товарного знака «ВЗГЛЯД доктора Черниковой» недействительной частично (в отношении 44-го класса).
Палата по патентным спорам сравнила товарные знаки обеих компаний и пришла к выводу, что в товарном знаке «ВЗГЛЯД доктора Черниковой» основным индивидуализирующим элементом является словесный знак «ВЗГЛЯД», поскольку он акцентирует на себе внимание потребителя и легче запоминается. В соответствии с решением палаты правовая охрана товарного знака «ВЗГЛЯД доктора Черниковой» была признана недействительной в отношении услуг 44-го класса МКТУ. В настоящий момент медицинская клиника «ВЗГЛЯД доктора Черниковой» сменила название и работает под брендом «Глазной центр доктора Черниковой».
ВЗГЛЯД 2: и все-таки товарный знак необходим
Возникает вопрос: разве тяжбы вокруг одного слова «взгляд» не показывают, что не стоит вообще регистрировать товарный знак, а просто его использовать в своей коммерческой деятельности? На практике это еще более рискованно. Следующий эпизод это хорошо демонстрирует.
Случай также касается товарного знака «ВЗГЛЯД», но на сей раз нарушителем была другая компания — ООО «ЭЛСИ». Тверская компания ООО «ЭЛСИ» (ранее компания называлась ООО «Офтальмологическая клиника «Взгляд») использовала товарный знак «ВЗГЛЯД», но в отличие от компании в первом случае свой знак они даже не пытались регистрировать, а просто осуществляли под ним коммерческую деятельность.
Правообладатель товарного знака «ВЗГЛЯД», как и в первом случае, направил жалобу в антимонопольную службу. Антимонопольная служба в городе Тверь возбудила административное дело, по результатам которого признала ООО «ЭЛСИ» нарушителем в связи с осуществлением медицинской деятельности под товарным знаком «ВЗГЛЯД». Данное решение ООО «ЭЛСИ» также безуспешно пыталось оспорить в суде (pdf).
После решения антимонопольной службы правообладатель товарного знака «ВЗГЛЯД» обратился в суд с исковым заявлением к ООО «ЭЛСИ» о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 22 млн руб. Данное дело в итоге закончилось мировым соглашением, утвержденным в суде. В соответствии с условиями мирового соглашения ООО «ЭЛСИ» выплатило правообладателю почти 2 млн руб.
Таким образом, незаконное использование чужого знака может привести также к весьма серьезным финансовым выплатам правообладателю, поэтому предпринимателям и руководству медицинских компаний необходимо с самого начала серьезно подходить к выбору бренда и работе с ним.
Резюмируя историю с товарным знаком «ВЗГЛЯД», необходимо заметить, что, во-первых, товарный знак регистрировать необходимо, но, во-вторых, использование товарного знака, тождественного или сходного до степени смешения с уже зарегистрированным ранее товарным знаком, даже если его по какой-то причине удастся зарегистрировать, может привести к тому, что действия компании будут квалифицированы как недобросовестная конкуренция. Признание действий компании недобросовестной конкуренцией чревато негативными последствиями в виде денежных компенсаций, запрета на использование раскрученного бренда, смены доменного имени, репутационных потерь и т.д.
Пять способов клиники минимизировать риски в брендинге
Задача юристов любой компании – обезопасить работу компании в будущем. Для уверенности в дальнейшей безопасности бренда очень важным является первоначальный этап, когда компания определяется с товарным знаком, под которым в дальнейшем будет осуществлять свою деятельность.
Существует пять путей защиты бренда компании на этапе до регистрации:
- тщательный патентный поиск на предмет тождества и сходства до степени смешения с регистрируемым брендом;
- договор с дизайнерами, разрабатывающими бренд клиники или оптики;
- получение письма согласия от правообладателя на использование похожего бреда;
- лицензионный договор с правообладателем;
- покупка бренда (товарного знака).
Рассмотрим каждый из путей защиты подробнее
1. Патентный поиск. О важности патентного поиска упоминалось в самом начале статьи. Проведение поиска лучше поручить патентной компании, специализирующейся на товарных знаках. Подробный отчет о патентном поиске целесообразнее делать в письменной форме, где необходимо отразить все знаки, которые тождественны и сходны до степени смешения с обозначением, который хочет зарегистрировать организация. Результаты патентного поиска также желательно обсудить с юристами, чтобы понимать все риски и перспективы регистрации, а также возможности дальнейшего оспаривания товарного знака.
2. Договор с дизайнером. Также целесообразно на этапе выбора бренда, если работа по созданию бренда поручается дизайнерскому или креативному агентству, включить в договор положения, обязывающие агентство осуществлять патентный поиск и не разрабатывать обозначение, которое нарушало бы права тех, кто уже имеет зарегистрированный товарный знак. Это может обезопасить компанию от разработки знака, который в дальнейшем фактически невозможно будет зарегистрировать. После сдачи работ, перед их приемкой, компания может заказать в сторонней организации патентный поиск, чтобы дополнительно убедиться в охраноспособности обозначения. И если результаты поиска покажут, что знак зарегистрировать будет проблематично, то знак будет необходимо направить дизайнерам на доработку.
3. Письмо согласия. В случае, если все же обозначение разработано и по результатам поиска было обнаружено, что имеется товарный знак, уже зарегистрированный ранее, то можно подавать на регистрацию свой товарный знак при условии получения от правообладателя более раннего товарного знака письма согласия.
Правовое регулирование писем согласий содержится в п. 6 ст. 1483 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с которым регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, уже зарегистрированным в Роспатенте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.
Сложность данного пути связана с тем, что в России предприниматели очень неохотно дают такие письма согласия, особенно своим конкурентам, или просят очень большие суммы за них.
4. Лицензионный договор. На практике встречаются случаи, когда вместо регистрации компания принимает решение заключить лицензионный договор с правообладателем уже раскрученного и известного бренда. Одним из подвидов лицензионного договора является договор франшизы (коммерческой концессии), который в последнее время все активнее используется предпринимателями в России. Так, например, работают компании «Айкрафт», «ПенснЭ Оптик», «Счастливый взгляд», «Смартоптик», «Оптика МИО».
5. Покупка товарного знака. Если финансы компании позволяют, а правообладатель не против, то бренд можно просто купить. Из всех перечисленных способов этот самый дорогой. Однако его плюс — в получении бренда, который уже раскручен и известен на рынке, что позволит, например, привлекать клиентов бывшего правообладателя знака.
Регистрация товарного знака – важный этап в работе и функционировании организации. Подходить к выбору и регистрации товарного знака необходимо после тщательного изучения всех тонкостей и нюансов среди имеющихся в настоящий момент обозначений. Для этого проводится патентный поиск. Результаты патентного поиска станут своеобразной «дорожной картой», позволяющей компании принимать правильные решения, связанные с регистрацией товарного знака. Отсутствие такого поиска может привести компанию к серьезным проблемам, которые в итоге выливаются в расследования антимонопольных органов, заседания в Палате по патентным спорам и тянущиеся судебные процессы в арбитражных судах. Способами решения этого вопроса могут стать получение письма согласия, заключение лицензионного договора с правообладателем и покупка товарного знака. В крайнем случае бизнесу понадобится проводить дорогостоящий ребрендинг, который опять же бессмысленно проводить без предварительного патентного поиска — исследования имеющихся товарных знаков.
Автор: Карен Мусаелян, эксперт в области патентного права, старший партнер юридической фирмы Patent.Lab
https://pro.rbc.ru/news/5c1006c49a7947bc50593b5c
